Home > Merkenrecht > Handhaven van merken
Handhaven van merken

Handhaven van merken

Nadat u veel geïnvesteerd heeft in het opbouwen van een merk, wilt u natuurlijk niet dat anderen daar zomaar mee aan de haal gaan en van uw investeringen profiteren. De vraag is alleen hoe u daartegen kunt optreden en wat u dan precies kunt vorderen. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de juridische mogelijkheden om tegen inbreuken op uw merk op te treden.

 Wat is een merk?

Een merk is een teken dat producten of diensten van een bepaalde onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen. Voorbeelden van merken zijn: woordmerken (ook familienamen), beeldmerken (logo’s), vormmerken (de driedimensionale vorm van het product of de verpakking) en kleurmerken. Niet alle tekens kunnen echter als merk dienst doen. Zo kunnen tekens (woorden of logo’s) die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde niet als merk dienen. Ook louter beschrijvende tekens waaraan ieder onderscheidend vermogen ontbreekt, kunnen geen merk zijn.

Hoe wordt een merk verkregen?

Inschrijving in merkenregister

In beginsel kan een merk slechts worden verkregen door inschrijving in de daartoe bestemde registers van een (inter)nationaal merkenbureau. In Nederland is dat het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) te Den Haag. Met de inschrijving van een teken bij het BBIE wordt een merkrecht verkregen voor de gehele Benelux. Het is ook mogelijk om een Europees merk aan te vragen bij het Office for Harmonization of the Internal Market (OHIM) in Alicante in Spanje en om een internationale registratie te laten verrichten voor meerdere landen bij het World Intellectual Property Organization (WIPO) te Genève in Zwitserland. Met een Europees merk wordt één merk verkregen dat geldt in alle landen van de Europese Unie. Bij een internationale merkregistratie is het mogelijk om met één aanvraag het desbetreffende merk voor meerdere landen van de wereld aan te vragen. In tegenstelling tot een Benelux merk of Europees merk, leidt een internationale merkregistratie tot een bundel van nationale merken die elk apart in het desbetreffende land zullen moeten worden ingeschreven.

Voor bepaalde waren of diensten

Bij de aanvraag van een merk moet aangegeven worden voor welke waren (producten) en/of diensten het merk wordt aangevraagd. Hiervoor is een internationaal classificatiesysteem in het leven geroepen, waarin bepaalde categorieën van waren en diensten in klassen zijn ondergebracht. Hierdoor is het mogelijk dat merken naast elkaar in de markt kunnen bestaan, zonder dat ze elkaar bijten. Denk bijvoorbeeld aan het merk AJAX, dat in Nederland een merk is van een fabrikant van schoonmaakmiddelen, van een voetbalclub en van een fabrikant van brandblussers.

Onderzoek door merkenbureaus

Nadat een merk is aangevraagd, zal het bevoegde merkenbureau de aanvraag beoordelen. Indien een merk onvoldoende onderscheidend vermogen heeft voor de waren of diensten waarvoor het wordt aangevraagd, wordt het geweigerd. Tegen een dergelijke weigering staat een speciale bezwaar- en beroepsprocedure open. Let op: merkenbureaus onderzoeken niet of er ook al oudere merken in hun registers zijn ingeschreven waarmee uw beoogde merk in conflict kan raken omdat het, mede gelet op de waren en diensten waarvoor u uw merk wilt inschrijven, teveel op een ouder merk lijkt. U zult dat onderzoek zelf of met behulp van een gespecialiseerde merkagent of advocaat moeten verrichten. Wij adviseren om een dergelijk onderzoek altijd te (laten) verrichten voordat u een merkaanvraag indient. Dit om te voorkomen dat uw nieuwe merk inbreuk maakt op een ouder merk van een ander.

Levensduur van een merk

De levensduur van een merk is in beginsel tien jaar. Door telkens het recht tijdig te verlengen, geldt het merkenrecht echter in feite voor onbepaalde tijd, mits de verschuldigde jaarlijkse instandhoudingstaxen telkens tijdig worden betaald. Ook is van belang dat u een merk daadwerkelijk gebruikt. Indien een merkhouder vijf achtereenvolgende jaren geen normaal gebruik heeft gemaakt van zijn merk, kan iedere belanghebbende (bijvoorbeeld een concurrent) de rechter vragen om dat merk vervallen te laten verklaren. Die vervallenverklaring kan betrekking hebben op het gehele merk of slechts op één of meer waren- of dienstenklassen waarvoor het is ingeschreven.

Wanneer is er sprake van een inbreuk op een merk?

Nadat een merk in ingeschreven, verkrijgt de houder ervan een absoluut recht. Dit betekent dat hij in beginsel tegen iedere derde kan optreden die zonder zijn toestemming gebruik maakt van zijn merk.

Gebruik van het merk door derden

De merkhouder kan bijvoorbeeld het gebruik door een ander verbieden van hetzelfde teken (naam of logo) voor dezelfde waren of diensten. Zo kan een zorginstelling in beginsel optreden tegen het gebruik van haar merk door een andere zorginstelling die daaronder dezelfde diensten aanbiedt.

Gebruik van het merk op producten van een ander

Ook kan een merkhouder het gebruik door een ander van overeenstemmende tekens voor soortgelijke producten verbieden, in het geval hierdoor verwarring kan ontstaan. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als een fabrikant van medicijnen onder een soortgelijk teken bepaalde medische producten op de markt brengt, waardoor het net lijkt alsof de merkhouder die medicijnen op de markt brengt of waardoor het ten onrechte lijkt dat die fabrikant op enigerlei manier is gelieerd aan de merkhouder.

Gebruik van het merk door een ander in zijn domeinnaam

Een merkhouder kan een ander ook verbieden om – zonder dat daarvoor een geldige reden bestaat – hetzelfde of een overeenstemmend teken voor al dan niet soortgelijke producten of diensten te gebruiken, indien die ander daar ten onrechte van profiteert of de reputatie van het bekende merk schaadt. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn door gebruik van dat merk door een derde in zijn domeinnaam.

Gebruik van merk door ander als adword

Op basis van laatstgenoemde grondslag kan een merkhouder in beginsel ook optreden tegen een ander die het merk gebruikt in adwords of gesponsorde koppelingen in zoekmachines zoals Google of Yahoo, waardoor hij bezoekers naar zijn website probeert te lokken en profiteert van de bekendheid of reputatie van het merk.

Welke acties kun je tegen een inbreukmaker instellen?

Indien een merkhouder constateert dat iemand inbreuk maakt op zijn merk kan hij beginnen met het sturen van een sommatiebrief naar die persoon, waarin hem wordt gesommeerd om de inbreuk onmiddellijk te staken. In veel gevallen zal dit al voldoende zijn om de inbreuk tegen te gaan. Indien brieven echter geen effect sorteren, zult u uiteindelijk naar de rechter moeten stappen.

Verbod tot het maken van inbreuk

De merkhouder kan in kort geding of in een normale procedure (bodemprocedure) een verbod vorderen om het merk en/of de gemerkte producten nog langer te gebruiken. Om te voorkomen dat de inbreukmaker het verbod overtreedt, kan aan dat verbod een dwangsom (boete) worden gekoppeld.

In zeer spoedeisende zaken en met name indien uitstel onherstelbare schade voor de merkhouder zou veroorzaken en ook niet kan worden gewacht met het starten van een kort geding, kan de merkhouder aan de rechter vragen om een verbod met dwangsom op te leggen, zonder dat de desbetreffende inbreukmaker wordt gehoord. Een dergelijk verbod heet een “ex parte verbod”. Indien de vermeende inbreukmaker het hier niet mee eens is, zal hij zelf een kort geding moeten starten tegen de merkhouder om het verbod op te laten heffen. Deze maatregel biedt de merkhouder een krachtig middel tegen evidente inbreuken.

Nevenvorderingen

Naast een verbod met dwangsom kan de inbreukmaker ook worden veroordeeld om:

  • de door de merkhouder met de inbreuk geleden schade te vergoeden, òf (indien dit hoger is) afdracht van de door de inbreukmaker met de inbreuk genoten winst;
  • informatie te verschaffen over de met de inbreuk gemaakte winst; maar ook (als het om producten gaat) over de herkomst van die producten; de aantallen geproduceerde/ingekochte producten; de aantallen verkochte producten; de in- en verkoopprijs van die producten; de namen en contactgegevens van de afnemers van de producten;
  • een accountantsverklaring te verstrekken, waarin is gecontroleerd of de door de inbreukmaker verstrekte informatie juist en volledig is;
  • een door de merkhouder op te stellen brief te sturen aan alle (zakelijke) afnemers, waarin wordt aangegeven dat de door de inbreukmaker aan die afnemer verkochte producten inbreuk maken op de merkrechten van de merkhouder;
  • de inbreukmakende producten uit het handelsverkeer terug te roepen (recall);
  • de inbreukmakende producten te vernietigen;
  • de materialen en werktuigen die gebruikt zijn bij de productie van de inbreukmakende producten te verwijderen of te vernietigen.

Proceskosten

In geschillen over intellectuele eigendomsrechten, zoals merken, draait de verliezende partij op voor de proceskosten van de winnende partij. Met deze proceskosten worden de werkelijke advocaatkosten bedoeld. Het moet daarbij wel gaan om redelijke en evenredige kosten. Wat onder redelijke en evenredige proceskosten wordt verstaan, verschilt van geval tot geval, waarbij ook nog rekening moet worden gehouden met bepaalde richtlijnen van de rechterlijke macht.

Slot

Uit het voorgaande blijkt dat een merkhouder op verschillende manieren kan optreden tegen derden die zonder zijn toestemming gebruik maken van zijn merk. Hiervoor is wel nodig dat de houder goed nadenkt over het door hem gewenste merk. Zo moet goed worden nagedacht over het type merk (woordmerk of beeldmerk), over de waren- en dienstenklassen en in welke landen het merk moet worden vastgelegd. Wij adviseren verder om voordat u een merk aanvraagt, door een gespecialiseerde merkagent of advocaat een onderzoek te laten verrichten naar eventuele reeds bestaande identieke en niet identieke merken of handelsnamen waarmee uw gewenste merk mogelijk conflicteert. Dit om onaangename verassingen te voorkomen. Als u uw huiswerk echter goed heeft gedaan, biedt het merkenrecht u veel mogelijkheden om uw merk te beschermen.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen