Home > Merkenrecht > Wat geldt er als het lokale publiek het bekende EU merk niet kent?
Wat geldt er als het lokale publiek het bekende EU merk niet kent?

Wat geldt er als het lokale publiek het bekende EU merk niet kent?

Een bekend Europees merk zal niet altijd in alle EU-lidstaten even bekend zijn. In sommige lidstaten zal het merk mogelijk zelfs helemaal niet bekend zijn. Volgens de EU Merkenrichtlijn (artikel 4 lid 3) geniet een EU-merk extra ruime bescherming ook tegen lokale merken, mits  het publiek een verband legt tussen dat lokale merk en het bekende merk. Waarom zou echter die ruime bescherming tegenover lokale merken worden gegeven in een lidstaat waar het EU-merk niet of nauwelijks bekend is? Als het lokale publiek het merk niet kent kan er immers ook geen verband gelegd worden tussen het lokale merk en het bekende EU-merk. Voor de ruimere bescherming als bekend merk lijkt dan geen rechtvaardiging aanwezig.

Deze vraag kwam aan de orde in het arrest van 3 september 2015 van het HvJEU. Daarin erkent het HvJEU dat de ruimere bescherming van een bekend Europees merk in beginsel per lidstaat kan verschillen en zelfs kan ontbreken indien het lokale publiek het merk helemaal niet kent.

Gegeven de bekendheid van het merk in de EU stelt het HvJEU als eis dat er een zekere minimale mate van bekendheid bij het publiek in de lidstaat moet zijn, wil de houder van het bekende EU-merk zich in die lidstaat op de ruimere bescherming van een bekend merk kunnen beroepen.

Het onderliggende geschil betrof het volgende. Unilever heeft een EU-merk ‘Impulse’ voor cosmetica en dergelijke. Dit merk is onbetwist bekend in de UK en Italië. In Hongarije was door een derde het nationale beeldmerk ‘be impulsive’ gedeponeerd voor andere, niet soortgelijke producten.

Unilever startte in Hongarije een oppositie bij het Hongaars merkenbureau tegen de inschrijving van dat nationale beeldmerk ‘be impulsive’, met een beroep op haar bekende EU-merk. Het Hongaars merkenbureau oordeelde dat op grond van reclame inspanningen en verkoopvolumes van Unilever in Italië en UK dit merk bekendheid geniet in een aanmerkelijk deel van het grondgebied van de EU en daarom een bekend EU merk is. Voorts oordeelde het dat het risico bestond dat het beeldmerk ‘be impulisve’ bij het publiek in Hongarije het bekende merk ‘Impulsive’ in gedachten zou kunnen oproepen en er dus reëel gevaar voor merkinbreuk bestond. Dit leidde tot toewijzing van de oppositie.

De aanvrager van het Hongaarse merk ‘be impulsive’ stelde hiertegen beroep in. De Hongaarse rechter in beroep legde vervolgens prejudiciële vragen voor aan het HvJEU. In zijn arrest beantwoordt het Hof die vragen.

Allereerst herhaalt het Hof wat hij in het Pago-arrest uit 2009 reeds heeft gezegd over de criteria voor het zijn van een bekend Europees merk:

  • Het begrip bekendheid bij het relevante publiek veronderstelt een zekere mate van bekendheid bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren/diensten zijn bestemd.
  • Bij de beoordeling hiervan dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen waaronder met name:
    1. Het marktaandeel van het merk;
    2. De intensiteit, geografische omvang en de duur van het gebruik;
    3. Omvang van marketinginvesteringen in het merk.
  • In voorkomend geval kan een aanmerkelijk gedeelte van de EU overeenkomen met het grondgebied van één lidstaat.

Daarna overweegt het HvJEU in het Impulse-arrest dat in het kader van een lokale oppositieprocedure tegen een nationale merkaanvraag de houder van een ouder bekend EU-merk niet hoeft te bewijzen dat zijn merk (ook) bekend is op het grondgebied van de lidstaat waar die oppositie is ingesteld.

Vervolgens buigt het Hof zich over de vraag of een ouder bekend EU-merk de inschrijving van een jonger nationaal merk voor niet soortgelijke producten ook kan tegenhouden indien het EU-merk geen bekendheid geniet bij het relevante publiek in de lidstaat waar het jongere merk is aangevraagd.

De ruimere bescherming van een bekend EU-merk ex artikel 4 lid 3 EU Merkenrichtlijn houdt in dat dit bekende merk jongere nationale merken voor niet soortgelijke producten nietig kan doen verklaren of de inschrijving ervan kan tegenhouden indien door het gebruik van dat nationale merk zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel  wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat bekende merk of een serieuze dreiging daartoe bestaat in de toekomst.

In het Intel-arrest van 2008 heeft het Hof reeds uitgemaakt dat indien het relevante publiek het oudere en jongere merk niet vergelijkt en dus niet met elkaar in verband brengt, het gebruik van het jongere merk geen ongerechtvaardigd voordeel zal kunnen trekken uit of afbreuk zal kunnen doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Maar dat neemt, volgens het Hof, echter niet weg dat in de lidstaat van de jongere merkaanvraag “een commercieel niet te verwaarlozen deel van het relevante publiek” het oudere bekende EU-merk wel kan kennen en in verband kan brengen met het oudere bekend EU-merk. De houder van het oudere bekende EU merk moet dit dan wel bewijzen.

Daarmee geeft het Hof de houder van het bekende EU-merk een steun in de rug. Ook al geniet zijn merk in de desbetreffende lidstaat niet dezelfde mate van bekendheid als in andere lidstaten dan toch kan de ruimere bescherming van het bekende merk worden ingeroepen tegen een nationale merkaanvraag.

Het kantelpunt ligt bij het wel of niet kunnen bewijzen dat een commercieel niet te verwaarlozen deel van het nationale publiek het oudere bekende EU merk kent en in verband brengt met het jongere nationale merk, of een ernstig gevaar daartoe in de toekomst bestaat.

Is dat bewijs te leveren dan geniet het bekende EU-merk, ondanks de geringe bekendheid in die lidstaat, toch de ruimere bescherming van een bekend merk. Zo niet dan ontbeert het merk die ruimere bescherming. De normale bescherming als merk tegen identieke of verwarringwekkend overeenstemmende jongere merken kan echter onverkort worden ingeroepen.

Wanneer is er nu sprake van ‘een commercieel niet te verwaarlozen deel van het nationale publiek dat het oudere bekende merk kent en in verband brengt met het jongere nationale merk’?  En wanneer kan er worden aangenomen dat daartoe een ernstig gevaar bestaat in de toekomst?  Het zal aan de nationale rechter zijn om dit per geval te beoordelen.

Als die rechter op grond van de omstadigheden van het geval die geringe bekendheid aannneemt dan moet de houder ban het bekende merk ook nog de inbreuk bewijzen, er in bestaande  dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn merk, dan wel dat er sprake is van een ernstig gevaar dat dit in de toekomst zo zal zijn.

Van uit het perspectief van de nationale oppositie- of nietigheidsprocedure is het bekende EU-merk aldus wel geholpen met deze uitspraak. Voor een geslaagde lokale oppositie hoeft immers niet te worden bewezen dat een aanmerkelijk deel van het relevante publiek in dat land het merk ook kent. Gegeven de bekendheid van het merk in de EU, kan volstaan kan worden met bewijs van een mindere mate van bekendheid dan wel de ernstige dreiging daarvan in de toekomst.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen