U bent hier: Home > Merkenrecht > Overeenstemmende merken in een oppositieprocedure, hoe stel je dat vast?
Overeenstemmende merken in een oppositieprocedure, hoe stel je dat vast?

Overeenstemmende merken in een oppositieprocedure, hoe stel je dat vast?

Merkenrechtelijke bescherming wordt verleend aan de merkhouder indien derden een met een merk gelijk of overeenstemmend teken willen registreren, voor dezelfde of overeenstemmende waren of diensten. Indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan via een zogenoemde oppositieprocedure bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) worden voorkomen dat het merk wordt ingeschreven. Via een gerechtelijke procedure bij het Hof Den Haag kan vervolgens hoger beroep worden ingesteld tegen beslissingen van het BBIE. Hoe stel je vast of sprake is van overeenstemming tussen het oudere merk en het bestreden teken?

Inmiddels is over de beoordeling van verwarringsgevaar in oppositieprocedures veel rechtspraak gevormd. In de zaak tussen Lacoste en Pacogi geeft het Hof Den Haag de vuistregels:

Het hof stelt voorop dat bij de beoordeling van de vraag of het bestreden teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daarvoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren directe of indirecte verwarring kan ontstaan als bedoeld in artikel 2.3 sub b BVIE, in aanmerking moet worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming tussen de teken en merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen teken en merk betreft, te berusten op de totaalindruk die door het teken / het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, in casu de gemiddelde consument. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren minder overeenstemmen.

Oftewel, de totaalindrukken zijn beslissend, waarbij onderscheidende en dominerende bestanddelen een bijzondere rol spelen. Zowel visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming mag in de beoordeling worden betrokken. Het Hof loopt vervolgens deze punten systematisch af.

Overeenstemming

Het Hof oordeelt dat het er bij begripsmatige overeenstemming om gaat of het bestreden teken dezelfde of een gelijkende inhoud communiceert als het merk. In casu riep Lacoste haar (bekende) krokodillen-merken alsmede het woordmerk CROCODILE in tegen het Benelux-depot van het woordmerk EAU CROCO door Pacogi. EAU is een verwijzing aar (geur)water en CROCO verwijst naar krokodil, aldus het Hof. De merken van Lacoste dragen ook het concept ‘krokodil’ uit.

Partijen zijn het er over eens dat er geen visuele overeenstemming is. Over de auditieve overeenstemming oordeelt het Hof dat uit de Kajman-zaak volgt dat een auditieve vergelijking niet relevant is bij beoordeling van overeenstemming met een beeldmerk, omdat zo’n merk wordt uitgesproken.

Verwarringsgevaar

Het Hof oordeelt vervolgens dat er sprake is van identieke waren, en het publiek bestaat uit de gewone consument met een normaal aandachtsniveau.

Gegeven het feit dat in ruime mate begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het beeldmerk en het bestreden teken, de gelijkheid tussen de betrokken waren en het grote onderscheidend vermogen van het beeldmerk is er naar het oordeel van het hof sprake van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Dat verwarringsgevaar bestaat eruit dat men aan de onder het beeldmerk en de onder het bestreden teken aangeboden waren dezelfde herkomst zal toeschrijven of dat het publiek zal menen dat tussen de ondernemingen die deze waren op de markt brengen een juridische of economische band bestaat. Dat geldt volgens het Hof temeer nu in de markt waarop de betrokken waren worden aangeboden het gebruikelijk is dat parfums in verschillende varianten, met variatie in de benaming, worden aangeboden. Aldus

bestaat een reëel gevaar dat het relevante publiek zal menen bij de onder het bestreden teken (EAU CROCO) aangeboden parfum van doen te hebben met geuren uit dezelfde lijn (en met dezelfde herkomst) als de van het beeldmerk voorziene producten.

Conclusie

De conclusie is dat het merk EAU CROCO terecht geweigerd is door het BBIE. Het hoger beroep dat door Pacogi tegen deze beslissing van het BBIE is ingesteld wordt dus verworpen. Er volgt tevens een kostenveroordeling ten gunste van Lacoste.

Deze zaak laat zien dat beoordeling van overeenstemming een zeer casuïstische aangelegenheid is. De rechter mag rekening houden met alle omstandigheden. Reeds een voldoende mate van begripsmatige overeenstemming kan volstaan om (in)direct verwarringsgevaar aan te nemen tussen merk en teken. Verwarringsgevaar mag zelfs tussen een beeldmerk en een woordteken worden aangenomen op begripsmatig niveau, waarbij in voorkomende gevallen het niet nodig is dat wordt onderzocht of sprake is van auditieve of visuele overeenstemming.

Joost Becker, advocaat merkenrecht

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen